คำฟ้องและคำให้การ
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "YORK"โดยจดทะเบียนไว้หลายประเทศ เฉพาะในประเทศไทยได้จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวก 6 และ 18 โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของโจทก์ที่ 2 คำว่า"YORK" จึงเป็นทั้งเครื่องหมายการค้า ชื่อของโจทก์ที่ 2 และสินค้าของโจทก์ทั้งสองซึ่งผลิตเครื่องปรับอากาศและสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องจำหน่ายทั่วโลกจำเลยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดใช้ชื่อภาษาไทยว่า "บริษัทยอร์ค จำกัด"และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "YORK INCORPORATRD LIMIYED" จำเลยได้ใช้คำว่า "YORK" ติดที่เครื่องปรับอากาศของจำเลยในลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า โดยคำว่า "YORK" มีรูปลักษณะเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนคำว่า
"INC. LTD." ตัวอักษรเล็กไม่เด่นชัด โจทก์ได้ขอให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนบริษัทจำเลย แต่จำเลยยืนยันใช้ชื่อดังกล่าวและได้ใช้กับสินค้าของจำเลยอันเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าและชื่อของโจทก์เรื่อยมา เป็นการนำชื่อของโจทก์ไปใช้และใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าธุรกิจการค้าของจำเลยเป็นของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยเลิกใช้คำว่า "YORK" (ยอร์ค) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นชื่อของจำเลยและธุรกิจการค้าทั้งปวงของจำเลยและห้ามมิให้จำเลยใช้ต่อไปจำเลยให้การว่า คำว่า "YORK" เป็นคำสามัญทั่วไปและเป็นชื่อเมืองในรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อบริษัทจำเลยมิได้เหมือนหรือคล้ายคลึงนิติบุคคลใด และมิได้ใช้คำว่า "YORK" เป็นเครื่องหมายการค้าแต่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "ศิริพงศ์" ตามที่จดทะเบียนไว้ โจทก์จะเอาชื่อของนิติบุคคลในต่างประเทศมาบังคับในประเทศไทยมิได้ ทั้งคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำว่า "YORK" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศและในประเทศไทย จำเลยใช้คำว่า "ยอร์ค"เป็นชื่อบริษัทจำเลย และใช้คำว่า "YORK" กับสินค้าเป็นทำนองเครื่องหมายการค้าเป็นการไม่ชอบ คดีไม่ขาดอายุความ พิพากษาให้จำเลยเลิกใช้คำว่า "YORK" (ยอร์ค) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยกับชื่อของจำเลยและธุรกิจการค้าทั้งปวงของจำเลย
ห้ามมิให้ใช้อีกต่อไปจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า แม้คำว่า "YORK" จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโจทก์ที่ 2 แต่ก็เป็นคำสามัญใช้เรียกชื่อเมืองหลายแห่งและถนน คำภาษาอังกฤษที่จำเลยใช้ก็แตกต่างกับชื่อของโจทก์ที่ 2 จำเลยย่อมมีสิทธิใช้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ทั้งสองฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายแห่งมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "YORK" กับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในหลายประเทศเฉพาะในประเทศไทยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้สำหรับสินค้าจำพวก 6 และ 18 ส่วนจำเลยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
ใช้ชื่อภาษาไทยว่า "บริษัทยอร์ค จำกัด" ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "YORK INCORPORATEDLIMITED" โดยคำว่า "YORK" (ยอร์ค) ตรงกับส่วนหนึ่งของชื่อโจทก์ที่ 2ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "YORK INTERNATIONAL CORPORATION" จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "ศิริพงศ์" ไว้สำหรับสินค้าจำพวก 6 และจำเลยได้ใช้คำว่า "YORK INC. LTD." อ้างว่าเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษของบริษัทจำเลยควบคู่กับคำว่า "ศิริพงศ์" กับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่จำเลยผลิตจำหน่ายพิเคราะห์แล้ว กรณีสิทธิในนามของบุคคลที่โจทก์ที่ 2 ขอให้ห้ามจำเลยใช้นามนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะใช้นามเป็นภาษาอังกฤษซึ่งส่วนหนึ่งมีคำว่า "YORK"ตรงกับส่วนหนึ่งของนามโจทก์ที่ 2 แตภาษาไทยและนามเต็มภาษาอังกฤษก็แตกต่างกับนามโจทก์ที่ 2 จำแนกได้ชัดแจ้งว่ามิใช่นิติบุคคลเดียวกัน
ศาลฎีกาวินิจฉัย
อนึ่งโจทก์ที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่าได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งไม่ได้ความว่าการใช้นามของจำเลยทำให้โจทก์ที่ 2ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ประการใด
ศาลฎีกาเห็นว่าไม่มีเหตุจะห้ามจำเลยใช้นามของจำเลยส่วนปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้านั้น เห็นว่า โจทก์ที่ 1จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "YORK" ในประเทศไทย สำหรับสินค้าจำพวก 6 และ 18 ผู้อื่นจึงไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน จำเลยใช้คำว่า "YORK INC. LTD." สำแดงให้ปรากฏกับสินค้าจำพวก 6 ประเภทเครื่องปรับอากาศที่จำเลยผลิตออกจำหน่าย โดยคำว่า "YORK" ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 คำว่า "INC. LTD." ใชัตัวอักษรขนาดเล็ก ได้ความด้วยว่า นายเสมอ กรรมการผู้เดียวของบริษัทจำเลยเคยเป็นตัวแทนช่วงจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ 1 ในประเทศไทยมาก่อน
สินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศของจำเลยก็มีรูปลักษณะส่วนใหญ่เหมือนของโจทก์ที่ 1แม้จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยให้ปรากฏควบคู่อยู่ด้วยแต่ก็เป็นตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เด่นชัดเท่าคำว่า "YORK" พฤติการณ์ต่าง ๆประกอบกันฟังได้ชัดแจ้งว่า จำเลยมุ่งหวังใช้คำว่า "YORK" ให้เป็นที่สังเกตในลักษณะเครื่องหมายการค้า เป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ที่ 1 หรือโจทก์ที่ 1 เกี่ยวข้องด้วยซึ่งสาธารณชนอาจหลงผิดเช่นนั้นได้ง่าย การกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โจทก์ที่ 1 มีสิทธิขอให้ห้ามได้ที่จำเลยแก้ฎีกาขอให้วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้น
ปัญหานี้มิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้พิพากษาแก้เป็นว่า ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1คำว่า "YORK" สำแดงกับสินค้าของจำเลยประเภทเครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ จำพวกเดียวกัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
